侵权诉讼? 驰名商标认定?

2013-08-01 09:33:54

外国公司在华知识产权保护新形式

  引言:2005年本人作为沈阳一家民营企业的诉讼代理人参与了一场跨国的知识产权侵权诉讼,这次诉讼大大出乎本人的意外,外国公司知识产权保护的意识,已经超出了诉讼本身,其诉讼目的并不在侵权赔偿,而在于知识产权的保护,通过诉讼的形式来给自身的知识产权披上装甲,其对中国法律理解的通透、适用的娴熟,非常值得我们学习和反思。作为本案的代理律师将本案的代理过程不加任何修饰的描述出来,供大家借鉴和参考。

  2005年9月,美国霍尼韦尔国际公司(Honywell  International Inc.)委托北京某律师事务所起诉中国沈阳W公司(国内一民营企业),案由是商标侵权及不正当竞争。原告霍尼韦尔国际公司诉称,其作为世界知名企业,公司年销售额240亿美元,为道琼斯工业指数30家构成公司之一,也是‘标准普尔500指数’的组成部分,在全球500强企业中排名前200位。近20年里,公司在中国13个城市建立了代表处,在中国地区的年总销售额为5.6亿美元。公司于1979年在中国申请注册‘Honeywell’商标,先后在国际分类第1、7、9、11、41和42类分别进行了注册。‘Honeywell’商标在中国同样具有很高的知名度,该商标于2004年已被认定为中国驰名商标。‘霍尼韦尔’(中文)作为公司商号已经具有80余年的历史,‘霍尼韦尔’商号直接代表了公司的产品和服务,也代表了公司的声望和商誉。公司早在1935年,就开始进入中国香港市场。公司1993年在中国申请注册了‘霍尼韦尔’商标,先后在国际分类第7、9、11类分别进行了注册。‘霍尼韦尔’商标在中国经长期、广泛使用,具有很高知名度,已符合驰名商标保护的条件。被告沈阳W公司,在企业名称中将原告名称中个别文字改变使用,以误导消费者,可使消费者误认为其与世界著名公司(原告)有着某种关联性。这种混淆会给原告的商誉带来很大的不利影响。被告沈阳W公司,在公司标牌、生产车间、工作服和名片等企业标记上突出使用‘Honeywell’和‘霍尼*尔’的字样,在被告沈阳W公司的产品上,都以显著的方式使用了上述商标,被告侵犯了原告的商号权和商标权。被告的行为是一种恶意的搭车行为,构成不正当竞争。故诉至人民法院,请求判令:被告立即停止使用相关标记;立即停止生产和销售带有原告商标字样的产品;赔偿原告经济损失20万元人民币;赔偿原告调查取证费、律师费、诉讼费等。在递交诉状的同时,原告向人民法院申请了证据保全,对被告的帐册、以及一些物品进行了查封和扣留。随后,原告补充了一项诉讼请求:请求人民法院认定‘霍尼韦尔’为中国驰名商标。

  原告向法庭提交了两组共22份证据,第一组证据共7份,主要证明原告主体身份以及侵权事实。这里面有一份重要证据,就是江苏省无锡市中级人民法院关于认定‘Honeywell’为中国驰名商标的民事判决书,时间是2004年。第二组证据是原告请求人民法院认定‘霍尼韦尔’为驰名商标的相关证据,包括全球500强公司排行榜、公司近三年在中国的销售额与广告投入等等。

  沈阳W公司被诉后,感觉压力很大。遂委托本人担任其诉讼代理人。本人从原告提供的相关证据以及法院保全的证据来看,总体感觉侵权的基本事实清楚明确,作为被告很难逃脱责任。在认真查阅了商标注册用商品和服务国际分类表后,发现被告的产品属于第十一类,具体包括在1108小项内,虽然原告中英文商标注册中都包括了11类,但是在具体小项上是有差别的。也可以说,被告的产品和原告的注册商标产品不属于同一类产品,也不属于类似产品。这样就引出了法律适用问题。我国《商标法》五十二条列举了侵犯商标专用权的五种情形,和这个案件有关的是第一款和第五款,即:未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。第五款是给他人的商标专用权造成其他损害的。最高院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》其主要部分,在不相同或者不相类似的商品上,作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册的人的利益可能受到损害的。因此,对于在不同或者不相类似商品上使用他人注册商标,构成侵权的要件是两个:一是该商标必须是驰名商标;二是误导了公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。由此看来,本案的核心关键就是,原告的注册商标是否构成中国驰名商标。从原告提供的证据情况来看,其英文的商标注册时间较长,中文的商标注册时间较短。英文商标已经被江苏省无锡市中级人民法院认定为中国驰名商标,我本人感觉通过本次诉讼,很难加以推翻。虽然中文商标能否构成驰名商标,尚难以得出明确的结论,但是作为被告方对于英文部分也存在明显的侵权,最终还是难以逃脱侵权赔偿责任。但是,在仔细研究原告提供的江苏省无锡市中级人民法院的判决书后,发现有些戏剧性的内容在里面。在这个诉讼过程中,原告的诉讼请求一开始是50万元的赔偿数额,还有调查费、律师费等等,但是在开庭时其诉讼请求却变更为5000元,并且放弃调查费、律师费的追偿,更主要的是对方竟然对原告提供的全部证据没有提出异议,令人十分费解。

  这个疑惑一直持续到开庭前,开庭前原告律师主动向法庭提出,和被告律师进行单独商谈。原告律师提出明确态度:本案构成侵权没有任何问题,唯一想和被告达成和解的是,原告可以大幅度降低诉讼请求,而且放弃胜诉后对被告的任何追索,其条件就是被告要对原告提出的认定其为驰名商标的全部证据,不提任何异议。自此,原告的诉讼目的一目了然,其侵权诉讼仅是手段,其实质目的是要达到认定驰名商标的目的,达到其作为驰名商标受保护记录的目的。最后,双方达成诉讼交易,原告将诉讼请求降低为3000元,放弃调查费、律师费的请求,并承诺判决后不向被告进行任何追偿;被告对其认定驰名商标的有关证据不提出异议。最终人民法院根据原告提供的证据,认定其中文的商标‘霍尼韦尔’也构成中国驰名商标。

  通过这个案例,感觉外国公司对中国的法律(尤其在知识产权方面)已经有了深入的研究,对中国加入WTO以后,知识产权的保护问题已经提到了一个相当高的层面,已经作为企业发展的重要战略,给予了高度的重视。虽然短期内有一些小小的经济利益损失(包括律师费和诉讼费),但是从长远来看,其潜在利益是十分巨大的。这种知识产权保护的意识,在我们国内企业是没有的,我们的知识产权保护意识还远远没有达到国际水准。霍尼韦尔国际公司通过江苏无锡以及辽宁沈阳的两次诉讼,仅仅花费了几万元人民币的律师费以及几千元的诉讼费,就达到了对其中英文注册商标驰名商标的认定,确实值得我们国内企业学习和深思!